לאחר שנים רבות של ציפייה, מיום 1.9.10 תהיה ישראל חלק מפרוטוקול מדריד.

החקיקה הישראלית שונתה עוד בשנת 2003 על מנת לאפשר את החלתו של פרוטוקול מדריד. אולם, החלת הפרוטוקול בישראל התעכבה עקב עיכובים ניכרים בהשקת מערכת ממוחשבת מתאימה ברשות הפטנטים. לאחרונה ביקר בישראל מר פרנסיס גארי (מנכ"ל ארגון WIPO), וקיבל לידיו את החלטתה הסופית של ממשלת ישראל בעניין זה, המהווה צעד אחרון בדרך להחלת הפרוטוקול בישראל. התאריך שנקבע לכניסת הפרוטוקול לתוקף הינו 1.9.10.

מה זה פרוטוקול מדריד? פרוטוקול מדריד הינו מערכת בינלאומית (המנוהלת על ידי ארגון WIPO) המאפשרת לבעלי סימני מסחר להגיש בקשות לרישום סימני מסחר במדינות שונות באופן מרוכז, ובתוך כך לחסוך באופן ניכר בעלויות הגשה ותחזוקה של הסימנים. בין השאר, בקשה שאיננה נתקלת בהשגות כלשהן על ידי לשכות סימני המסחר הלאומיות באחת המדינות שהבקשה הבינלאומית מייעדת, איננה מצריכה מינוי של עורך דין מקומי בכל מדינה ומדינה לצורך טיפול ברישום. בכך, ניתן לחסוך עלויות ניכרות הכרוכות בטיפול ברישום סימני מסחר ברחבי העולם.

איך זה עובד? המבקש מגיש בקשה לרישום הסימן במדינת המקור. לאחר מכן, המבקש רשאי להגיש בקשה בינלאומית הנסמכת על הבקשה הלאומית, בתנאי שהמבקש עומד בתנאי הזכאות. על פי תנאי הזכאות, המבקש חייב לעמוד באחד משלושת הקריטריונים הבאים: פעילות מסחרית (commercial establishment) במדינת המקור, מגורים (domicile) במדינת המקור, או אזרחות (nationality) של מדינת המקור. עם הגשת הבקשה הבינלאומית, מוודא רשם סימני המסחר בישראל כי הבקשה מקיימת את תנאי הקשר לבקשה או הרישום הלאומי, ואם כן -- שולח אותה ל-WIPO. לאחר מכן, WIPO בוחן האם הבקשה הבינלאומית עומדת בתנאים פורמליים שונים (זכאות, סיווג ורשימות הסחורות והשירותים, וכו'). במידה שהבקשה עומדת בתנאים הפורמליים, WIPO מפרסם את הבקשה ביומן סימני המסחר הבינלאומי, הסימן הבינלאומי נרשם ב-WIPO, והבקשה נשלחת ללשכות סימני המסחר במדינות אותה מייעדת הבקשה (בהן מבוקשת הגנה לסימן).

בשלב זה, הבקשה עוברת בחינה מהותית בכל מדינות היעד על פי הכללים והחוקים המקומיים בכל מדינה. בחינה זו מסתיימת תוך 12, 18 או "18+" חודשים, לפי הצהרתה של אותה מדינה בפני WIPO. ישראל הצהירה כי תעמוד בתקופה של "18+" חודשים, דהיינו הבחינה עצמה תסתיים בתוך 18 חודשים, אך לאחר מכן תהיה תקופה (בת 3 חודשים) בה צדדים שלישיים יהיו רשאים להגיש התנגדות לבקשה.

עלויות - האגרות הכרוכות בהגשת בקשה בינלאומית הן כדלקמן: WIPO גובה "אגרה בסיסית" בסך 653 פרנק שוויצרי לסימן בשחור לבן, ו-903 פרנק שוויצרי לסימן בצבע. אגרות נוספות נגבות על ידי כל מדינה ומדינה, ושיעורן נקבע בהתאם למספר המדינות וזהותן. במדינות רבות, אגרות אלו דומות (או זהות) לאגרות הנגבות בקשר להגשת בקשה לאומית. עשויות לחול אגרות נוספות בקשר לכל סוג נוסף של סחורות או שירותים הנכלל בבקשה – אגרות אלו נקבעות בהתאם למספר הסוגים ולמדינות המיועדות בבקשה. אגרות אלו משולמות ישירות ל-WIPO. בנוסף, בעת הגשת הבקשה ידרש מבקש ישראלי לשלם לרשות הפטנטים הישראלית אגרת טיפול בסך 516 ש"ח לכל בקשה בינלאומית.

תלות בבקשה הלאומית - הסימן הבינלאומי תלוי בבקשה או הסימן הלאומי עליו הוא נסמך ("הבקשה הבסיסית") במשך תקופה של 5 שנים ממועד ההגשה של הבקשה הבינלאומית. אם הבקשה הבסיסית נמחקת במהלך תקופה זו, גם הסימן הבינלאומי נמחק. בנוסף, אם הוגשה בקשה למחיקת הסימן הבסיסי בתוך תקופת 5 השנים והרשם פוסק בה לאחר חלוף התקופה ומוחק את הסימן הבסיסי, גם אז תמחק הבקשה הבינלאומית. אם נמחק הסימן הבינלאומי בעקבות מחיקת בקשת הבסיס, ניתנת לבעל הסימן תקופת חסד בת חודשיים, במהלכה יהיה רשאי לבקש מלשכות סימני המסחר בכל המדינות בהן ביקש הגנה להמיר את הסימן מסימן בינלאומי לסימן לאומי. פעולה זו עשויה לגרור עלויות שונות, לרבות תשלום אגרות מדינתיות נוספות ללשכות סימני המסחר הלאומיות הרלוונטיות.

יעוד מאוחר של מדינות נוספות - הבעלים של סימן בינלאומי רשאי, בכל עת, לבקש לייעד מדינות נוספות בהן הוא מבקש הגנה מכח הרישום הבינלאומי. לאחר שבקשה זו עוברת בחינה הן ברמה הבינלאומית והן ברמה הלאומית, הסימן יוגן גם במדינות הנוספות. אופציה זו מאפשרת ניהול מרוכז, נוח וגמיש של פורטפוליו סימני מסחר בינלאומי, לרבות הגשת סימנים במדינות שונות במועדים שונים.

מה ישתנה במערכת סימני המסחר הישראלי החל מיום 1.9.10?

להלן רשימת השינויים העיקריים העומדים לחול במערכת סימני המסחר בישראל החל מיום 1.9.10:

• בקשות רב-סוגיות (multi-class applications) – כיום, ניתן לרשום בישראל סימן מסחר עבור סוג אחד בלבד של סחורות או שירותים. כל סוג נוסף של סחורות מחייב הגשה ורישום של סימן מסחר נפרד. החל מיום 1.9.10, ניתן יהיה להגיש בישראל בקשות רב-סוגיות (דהיינו – בקשה אחת עבור סימן בסוגי סחורות ושירותים שונים), כפי שמקובל במרבית המדינות המפותחות. האגרות לבקשות מעין אלו יהיו: 1,490 ש"ח לסוג הראשון, ו-1,190 ש"ח לכל סוג נוסף באותה בקשה.

בקשה רב-סוגית תבחן כ"חבילה אחת", דהיינו סירוב הרשם המתייחס לסוג אחד ימנע קיבול ורישום הבקשה בכללותה. לפיכך, במידה שהמבקש צופה בעיות ברישום הסימן בסוגים מסויימים בלבד, ייתכן כי ישתלם לו (אף מבחינה כלכלית) להגיש בקשות נפרדות לסוגים שונים מלכתחילה. בכל מקרה, מבקש הנתקל בסירוב בקשר לסוג מסויים, רשאי לבקש מהרשם לפצל את הבקשה למספר בקשות נפרדות (בכפוף לתשלום אגרות). כל בקשה שכזו תיהנה מתאריך ההגשה המקורי, והן יבחנו בנפרד. לאחר שכל הבקשות הנפרדות ירשמו, ניתן יהיה לאחדן מחדש לסימן רב-סוגי אחד, כמפורט להלן.

• תקופת החידוש – החל מיום 1.9.10 חידוש סימן מסחר יהיה תקף למשך 10 שנים, במקום 14 שנים כיום. בהתאם, מומלץ לבעליהם של סימני מסחר העומדים לפקוע בעת הקרובה לחדש את סימניהם לפני 1.9.10, על מנת להינות מתקופת חידוש של 14 שנים במקום 10 שנים.

• איחוד סימנים רשומים/בקשות - ניתן יהיה לאחד מספר סימנים רשומים קיימים או בקשות תלויות ועומדות לסימן רב-סוגי אחד, בתנאי שכל הבקשות/רישומים אותם מאחדים מתייחסים לאותו סימן, הוגשו באותו יום והינם על שם אותם בעלים. אופציה זו עשויה להיות משמעותית עבור בעליהם של פורטפוליויים גדולים של סימני מסחר, הכוללים מספר רב של סימנים שנרשמו בסוגים שונים. גופים אלה יוכלו לאחד מספר רב של סימנים חד-סוגיים למספר מצומצם של סימנים רב-סוגיים, ובכך לחסוך עלויות של ניהול פרוטפוליו גדול ועלויות עתידיות ניכרות בקשר לתחזוקת הסימנים וחידושם.

• הגבלת משך הבחינה – משך הבחינה לא יעלה על שנתיים מיום תחילתה. החל מנובמבר, 2010, תחל לשכת סימני המסחר לפנות לבעלים של בקשות שבחינתן החלה לפני 22 חודשים, ותודיע להם כי הבקשות ייחשבו כנזנחות אלא אם בעליהן יבקשו לקיים הליך חד-צדדי בפני הרשם.

• סעיף 37 לפקודת סימני המסחר (המאפשר שינויים קלים בסימן לאחר רישומו) יבוטל.

• מען למסירת הודעות בישראל – כיום, בעלים זרים של בקשות לרישום סימני מסחר בישראל נדרשים למסור מען למסירת הודעות בישראל (בדרך כלל – משרד עורכי הדין המטפל ברישום הבקשה בישראל). עם החלת פרוטוקול מדריד, בעליהן של בקשות בינלאומיות שמקורן בחו"ל והמייעדות גם את ישראל לא ידרשו למסור מען למסירת הודעות בישראל. בהתאם, אם הרשם הישראלי לא יעלה השגות לגבי בקשות אלו, הסימנים יוכלו להרשם ללא מען בישראל. עם זאת, קיימים מספר יתרונות למסירת מען בישראל – גם אם אין חובה לכך. למשל, כאשר רשויות המכס נתקלות במשלוח של סחורה מזוייפת, הן בודקות את מרשם סימני המסחר על מנת להודיע על המשלוח לנציגיו המקומיים של בעלי הסימן המקורי.

מהם היתרונות והחסרונות של השימוש בפרוטוקול מדריד?

יתרונות

• עלויות - ככל שמייעדים יותר מדינות, כך גדל החסכון בעלויות.

• ניהול ותחזוקה פשוטים ויעילים יותר של הפורטפוליו הבינלאומי:

o עו"ד אחד אחראי על כל הטיפול (במידה שאין השגות, אין צורך למנות עורכי דין מקומיים במדינות היעד).
o רישום שינויים למיניהם, כגון העברות, רישום בעל רשות, וכו', נעשים בצורה מרוכזת ברמה הבינלאומית.
o חידוש אחד לכל המדינות יחדיו.
o אין צורך לעמוד בתנאים פורמליים (כגון יפויי כח) ספציפיים לכל מדינה ומדינה.
o גמישות בהוספת מדינות יעד – לאחר הגשת הבקשה הבינלאומית, ניתן להוסיף מדינות יעד נוספות (למשל-עם התפתחות החברה המקומית לשווקים חדשים) באופן פשוט וזול יחסית.

חסרונות

• תנאי הזכאות - כמפורט לעיל, על מבקש בקשה בינלאומית לעמוד באחד משלושת הקריטריונים לזכאות במדינה בה מוגשת הבקשה (פעילות מסחרית, מגורים או אזרחות).

• לא ניתן להעביר סימן בינלאומי על שם חברה או אדם שאינם עומדים באחד משלושת התנאים (פעילות מסחרית, מגורים או אזרחות) במדינה כלשהי החברה בפרוטוקול מדריד.

• הסימן הבינלאומי חייב להיות זהה לבקשת הבסיס בכל מובנים. בהתאם, אם בקשת הבסיס מוגבלת מסיבה כלשהי, הבקשה הבינלאומית חייבת להיות מוגבלת באותו אופן ואינה יכולה להיות רחבה יותר. חסרון זה עשוי להיות משמעותי. כך, למשל, בארה"ב קיימות דרישות יחודיות ודווקניות בקשר לסיווג הסחורות והשירותים. לפיכך, בקשה בינלאומית שמקורה בארה"ב עלולה להיות מוגבלת מבחינת כיסוי הסחורות והשירותים – גם אם במדינות היעד ניתן היה לרשום את הסימן עבור פירטת סחורות רחבה יותר. בנוסף, לעיתים מבקשים ישראליים מגישים בקשות לרישום סימני מסחר עבור סימן הכולל הן מילה בעברית והן מילה באנגלית. אולם, לשם הגשת הסימן בחו"ל, בדרך כלל רק המלים הלועזיות הינן רלוונטית. לפיכך, במקרים אלה, השימוש בפרוטוקול מדריד עשוי ליצור בעיה.

• התלות בבקשת הבסיס.

• משך תהליך הרישום - תהליך הרישום של בקשה בינלאומית (שאינה נתקלת בהשגות כלשהן) עשוי להמשך בין שנה לשנתיים מיום הגשת הבקשה הבינלאומית. בעוד במדינות מסויימות תקופה זו הינה סבירה יחסית למשך תקופת הבחינה בתהליך הגשה של בקשה לאומית, במרבית מדינות המערב (כגון ארה"ב ואירופה) בקשה לאומית שאינה נתקלת בהשגות נרשמת תוך זמן קצר בהרבה. לפיכך, עבור מבקשים החפצים לרשום סימני מסחר במדינות המערב בזמן הקצר ביותר, משך זמן הטיפול בבקשות המוגשות באמצעות פרוטוקול מדריד עלול להוות חיסרון.

בכל מקרה, פרוטוקול מדריד עשוי להוות הזדמנות מצויינת לחברות סטארט-אפ ישראליות להרחיב את פורטפוליו סימני המסחר הבינלאומיים שלהן בעלויות סבירות, באופן הדרגתי, ובצורה פשוטה יחסית.

* סכומי האגרות המפורטים לעיל נכונים ליום 1.8.10 ועשויים להשתנות.