השימוש בסימן מסחר בפרסום במנועי חיפוש הינו אחת הסוגיות החשובות ביותר העולות באינטרנט. הפרסום באינטרנט בכלל, ובמנועי פרסום בפרט, גדל בממדים עצומים. מספיק לעקוב אחר הדוחות הרבעוניים של חברת .Google Inc (שעיקר הכנסותיה מפרסום במנוע החיפוש הפופולרי Google), שמכה את תחזיות האנליסטים פעם אחר פעם, על מנת להבין זאת.

כיצד עובד הפרסום במנועי חיפוש?
כאשר גולש מחפש במנוע חיפוש אתרים הקשורים למלה מסויימת, מנוע החיפוש מציג שני סוגים של תוצאות:
(1) תוצאות "אלגוריתמיות" - אתרים הרלבנטיים למילת החיפוש בהתאם לפרמטרים הנקבעים על ידי מנוע החיפוש. לאחרונה התפתחה תעשייה שלמה של חברות קידום אתרים (SEO - Search Engine Optimization) שעוזרות לבעלי אתרים לקדם את אתריהם לתוצאות האלגוריתמיות הראשונות המוצגות בפני הגולש.
(2) הצגת "קישורים ממומנים" (sponsored links) - קישורים לאתרים של מפרסמים, המוצגים לגולש באופן בולט (מעל או לצד התוצאות האלגוריתמיות). המפרסמים "קונים" את מילות החיפוש הללו על מנת שאתריהם יוצגו באופן זה ומשלמים למנוע החיפוש סכום מסויים בגין כל לחיצה על הקישור הממומן (בשיטת cost per click).

האם מותר למפרסם לקנות קישור ממומן בקשר למילת חיפוש שהיא סימן מסחר של צד ג'?
זוהי השאלה הקריטית. קיימות שתי גישות:
מחד, מנועי החיפוש והמפרסמים טוענים שאין עם כך כל בעיה מכיוון שאין חשש להטעייה. במקרים מסויימים נטען גם כי השימוש נעשה באופן השוואתי למפרסם ועל כן הינו שימוש מותר. יתר על כן, כאשר עלתה שאלת חבותם של מנועי החיפוש בארה"ב, הם טענו גם כי מכירת המלה למפרסם איננה מהווה שימוש בסימן המסחר "במסחר" ("use in commerce"), כנדרש בחוק האמריקאי.

מאידך, טוענים בעלי סימני המסחר כי מדובר בשימוש אסור אשר לעיתים קרובות מסיט את הגולש, שחיפוש את האתר של בעל סימן המסחר, לאתר של המתחרה. נטען כי מדובר בהפרת סימן מסחר בוטה, אשר פעמים רבות גורמת לדילול סימן המסחר ולאיבוד לקוחות. יתר על כן, נטען גם כי עצם הסטת הגולש לאתר של המתחרה אסורה, אפילו אם בסופו של דבר אין חשש להטעייה. טענה זו מבוססת על דוקטרינת ה- initial interest confusion מפסק הדין המפורסם בעניין Brookfield v. West Coast בו קבע בית המשפט הפדרלי בארה"ב כי שימוש בסימן מסחר של מתחרה ב-meta tags של האתר על מנת שהאתר יופיע בתוצאות חיפוש אלגוריתמיות לגבי סימן המסחר של המתחרה הינו שימוש אסור. לטענה זו בסיס חזק גם על פי הדין הישראלי בהתאם להלכת מקדונלד של בית המשפט העליון, על פיה יש להקנות הגנה רחבה ביותר לבעלים של סימן מסחר רשום.

טרם נקבעה הלכה חד משמעית בנושא זה. Google מנהלת מאבק נרחב בנושא -בתיק בעניין Google v. Geico קבע בית המשפט הפדרלי בארה"ב בהחלטת ביניים כי לא תתקיים הפרה מצד Google כל עוד המפרסם אינו משתמש בסימן המסחר של צד ג' בכותרת או הטקסט של הקישור הממומן (לביקורת על ההחלטה ולקישור לנוסח ההחלטה ר' האתר של Eric Goldman). אולם, נימה אחרת עלתה מהחלטת בית המשפט בעניין Google v. American Blind ומהחלטת בית המשפט בעניין Playboy v. Netscape (קישור לנוסח ההחלטה מאתר Findlaw) ועל כן אין הלכה חד משמעית.

גם מחוץ לארה"ב Google מנהלת מאבק עז בהקשר זה. בישראל הוגשו שתי תביעות (קישור לידיעה על התביעה של מתאים לי ושל חנה קורן) ואחת מהן (התביעה של מתאים לי) נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי בת"א (קישור לידיעה על פסק הדין). גם בצרפת ואירופה מתנהלים הליכים שונים שבחלקם Google הפסידה. מצ"ב קישור לאתר הסוקר את סטטוס ההליכים שמנהלת Google ברחבי העולם בהקשר זה.

מעניין כי גם הפסיקה בארה"ב בתיקים נגד המפרסמים, שלכאורה אמורים להיות תיקים "קלים" יותר, אינה חד משמעית. ר' קישור לאתר של Eric Goldman המתאר שני פסקי דין חדשים משנת 2006 שהושגו בהם תוצאות סותרות.

מסקנה - יש להיזהר כאשר משתמשים בסימן מסחר של צד ג' בפרסום במנועי חיפוש. לדעתנו, על אף שההלכה אינה חד משמעית ויש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו, במרבית המקרים המפרסם יחוב בהפרת זכויותיו של בעל הסימן.

אם ברצונכם לקבל יעוץ משפטי בקשר לפרסום במנועי חיפוש, פנו אלינו ונשמח לסייע.

עדכון - אפריל 2007: על פי דיווחים בתקשורת, חנה קורן התפשרה עם גוגל והסירה את התביעה במסגרת הסכם פשרה שתנאיו חסויים. מבלי לדעת את פרטי ההסכם, מדובר בצעד חכם מבחינתה של גוגל, שהסירה את התביעה היחידה התלויה ועומדת כנגדה שעשויה להפוך את הלכת מתאים לי נ' קרייזי ליין.